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专利尽职调查的途径和手段

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专利尽职调查的途径和手段

发布日期:2018-04-02 作者: 点击:

(一)专利尽职调查的基本观点

1. 基础项目决定调查内容。由上文的归纳可以看出,基础项目可以是交易、特定法律行为或是专利侵权诉讼。基础项目不同,专利权被关注的内容和重点也不相同。例如,在专利权质押融资项目中,专利权的稳定性和其在经济方面的价值(资产评估)是尽职调查的重点;但是在专利侵权诉讼中,产品技术特征是否落入了专利权利要求保护范围是调查的重点。合理设定专利尽职调查的重点,会显著地提高调查效率和质量,并有效地节约调查成本。

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2. 尽职调查应当详略得当,但是不能专注一点不及其余。一个完整的专利尽职调查应当包括专利资产的确认,专利交易的相关风险与评估,风险规避,与专利资产相关的利益协同,并购后专利资产的有效利用等各个方面。例如,很多项目组容易忽视并购后专利资产的如何有效利用的风险和提示。委托方做一次全面系统的尽职调查颇为不易,在调查重点被满足的情况下,主持尽职调查的专利律师应当尽可能地将上述各方面给予快速、精准的覆盖,以期使调查报告更全面、更有质量。


3. 四步检索法:专利族检索,专利法律状态检索,专利有效性检索,专利侵权风险检索。[17] 

四步检索法在专利文献信息化后使得专利律师做专利尽职调查效率可以大大提高。


专利族通常指同族专利。同族专利是基于同一优先权文件,在不同国家或地区,以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。例如在中国申请专利之后,又将相同专利向外国申请专利;此外,将此前合案申请的一个专利拆成若干个专利后分案申请的专利可以被称原为同案专利的同族专利。


专利法律状态通常包括专利申请过程中的申请提交、公开、授权、无效、缴费、查封、转让、质押等法律状态。


专利有效性检索通常是针对专利的稳定性进行检索,即尽力发现可以使本专利丧失新颖性或创造性进而导致本专利无效的现有技术或抵触申请。

专利侵权风险检索的目的,通常是对比己方产品技术特征是否落入了他人专利权利要求的保护范围之内,做此类对比的前提是检索出他人的相关专利。


(二)专利尽职调查的内容

专利尽职调查可以大致分为四个层面:形式层面、法律层面、技术层面和 FTO 专项。

1. 形式层面的尽职调查,普通律师即能胜任

此层面尽职调查的内容包括但不限于确认专利权的类型、专利的有效期限、专利费用缴纳情况、专利所有权的共有、专利是否被授权、标的是专利权还是专利申请权、专利的地域性、专利质押、查封、无效等情况。


2. 法律层面的尽职调查,通常需要精通专利法的律师主持

此层面尽职调查的内容包括但不限于:专利权的归属、专利权的稳定性、他人是否能对专利或科技成果提出权利主张、专利的有效期限、专利权利要求是否曾经修改、专利权人人是否放弃过发明技术方案、是否面临潜在的侵权诉讼、是否存在对外授权许可、是否存在正在进行中的法律纠纷等。


3. 技术层面的尽职调查,通常需要专利代理人或具有专利代理人资格的专利律师主持

此层面尽职调查的内容包括但不限于本专利是否依赖于其他专利、是否存在替代技术、技术在所在行业的垄断程度、技术的实施成本、权利要求的范围、是否成熟的专利技术、是否依赖于背景技术、是否存在改进技术、是否存在配套技术、是否切合买方的需求、是否欠缺授权的实质条件、专利申请文件是否存在瑕疵、是否易于回避设计、发明人是否支持专利的实施、专利权人是否具有足够的技术能力、专利组合是否存在问题等。


4.技术自由实施(FTO)专项调查

技术自由实施调查最好由具有专利代理人资格的双证律师来主持。技术自由实施调查(FTO)的目的主要是避免新产品上市或企业上市遭遇专利侵权诉讼和惩罚性赔偿金,因此组织 FTO 调查时持有双证的专利律师是最佳人选。技术自由实施(FTO)专项调查的内容包括但不限于:己方正在研发或生产的产品是否侵犯他人的中国专利权、是否侵犯他人的外国专利权;如果存在侵权风险如何从技术方面做规避设计、如何规避专利侵权风险地域和风险市场、如何发起导致他人专利无效的申请或诉讼、如何防范他人宣告己方专利无效、如果防范在资本市场融资或上市过程中遭遇“专利狙击”。


(三)尽职调查的资源

1. 专利权人根据尽职调查清单或模版自行提交的文件和信息

专利权人对技术开发过程、专利申请过程、专利授权过程以及专利维权过程最为清楚,因此专利权人是获得与专利有关的信息和文件的最优质的资源。为了帮助专利权人回忆和整理相关信息,尽职调查的主办律师通常应当提供内容全面、细致的尽职调查清单或模版,请专利权人按照清单或模版的提示回忆、整理相关文件和信息。尽职调查清单或模版的质量,是能否充分利用专利权人这个固有资源的关键。


2. 国家知识产权局官方网站

国家知识产权局官方网站是验证专利信息的可靠资源。 [18] 在专利权人不配合或提供的信息或文件不完整的情况下,主办律师可以借助国家知识产权的官方网站查询正在进行的专利审查进度 [19] 、已经公告或授权的专利文献 [20] 以及各主要国家的专利数据库 [21] 。


3. 各类知识产权裁判文书查询网站

就现有条件,查询验证涉及专利的诉讼只能通过各类裁判文书网站查询已经公告的案件,查询正在审理中的案件只能靠专利权人主动披露。免费的裁判文书网站包括最高人民法院主办的“中国裁判文书网” [22] 和“中国知识产权裁判文书网” [23] ,收费资源以“知产宝”网站为佳 [24] 。


4. 查新机构和专利代理机构

中国专利信息中心是国内提供国内外专利文献检索服务的权威机构。国家图书馆是可以提供国内外图书、期刊、论文等公开出版物检索服务的权威机构。此外,许多知名高等院校和科研院所都有对外提供查询服务的查新机构,例如中国科学技术信息研究所、中国科学院文献情报中心、中国农业科学院科技文献信息中心等。具有专利代理资格的中介机构通常也有很强的专利文献和公开出版物的检索能力。


本文网址:http://chinashurui.com/news/390.html

关键词:常州专利申请,常州专利代理,常州知识产权

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